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Propriété intellectuelle : comment déposer et protéger sa marque ?

Le 10/12/2021 par Pierre Guerry

Le Blog Prismea Infos pratiques comment déposer et protéger sa marque ?

Avoir une bonne idée ne suffit pas pour assurer le succès d'une entreprise. Encore faut-il avoir une marque porteuse... et savoir la protéger !

Pourquoi protéger sa marque ?

Réaliser un dépôt de marque est le seul moyen d'en assurer une réelle protection contre une utilisation non souhaitée, la contrefaçon, et autres contrariétés. Et ainsi conserver de manière sûre le droit de l'exploiter. C'est donc une étape importante pour la poursuite de l'activité et l'exploitation de la marque.

Que peut-on déposer ?

Dans le cadre d'un dépôt de marque, différents signes peuvent faire l'objet d'une demande :

- Une marque verbale, qui peut-être un mot (comme le nom de votre produit, tout simplement) ou un slogan, par exemple,

- Une marque figurative, comme un logo,

- Une marque sonore,

...mais aussi bien d'autres éléments, comme un motif particulier, une couleur spécifique utilisée, etc. À condition néanmoins qu'ils soient disponibles, et réellement distinctifs. Ce dernier critère a d'ailleurs été sensiblement renforcé par la réforme entrée en vigueur en avril 2020, qui a aussi introduit un nouveau cadre pour la déchéance des marques. Les nouveautés amenées par la réforme permettent ainsi de refuser ou d'annuler beaucoup plus facilement des dépôts qui ne se distingueraient pas suffisamment "d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce". Une célèbre chaine de fast-food en a fait les frais, le nom de son burger vedette ne correspondant plus aux critères... Pensez-y au moment de déposer un nom ou un slogan.

Comment se préparer au dépôt auprès de l'INPI ?

Qu'est-ce que l'INPI ?

L'Institut national de la propriété intellectuelle est un établissement public qui a notamment pour mission de protéger les créations et les innovations du tissu économique français, et de lutter contre les contrefaçons. C'est lui qui enregistre les requêtes pour un dépôt de marque, de brevets, de dessins... Mais l'établissement pilote également de nombreuses actions en faveur de la promotion de l'innovation et de la formation des acteurs économiques à ces problématiques.

Les recherches de disponibilité et d'antériorité

La première chose à faire, c'est une recherche de disponibilité, pour s'assurer que votre marque n'a pas déjà été déposée par un tiers (voire un concurrent...) qui bénéficierait ainsi d'une antériorité en sa faveur. Il est possible de réaliser cette démarche auprès de l'INPI, qui donne gratuitement accès à ses bases de données numérisées. Sur rendez-vous, on peut même se faire assister par des documentalistes qui vous accompagneront dans votre quête. Une aide souvent très appréciable.

Toujours auprès de l'Institut, on peut procéder à une "recherche de similarités". Autrement dit, chercher si un tiers a déjà procédé à un dépôt d'une marque, non pas identique à la vôtre, mais présentant néanmoins suffisamment de points communs pour créer une ambiguïté, et donc un risque sur le plan juridique. 

Savoir se tourner vers un avocat

Pour lever ce doute et avancer sereinement dans votre projet, le recours à un avocat familier avec ces questions peut se révéler judicieux. De nombreux cabinets sont spécialisés dans ces problématiques. Mais on peut aussi obtenir des conseils auprès de certaines organisations professionnelles ou institutions consulaires. 

Déterminer le périmètre concerné

Outre le périmètre géographique (par défaut, la France entière, avec une option spécifique pour la Polynésie Française), il faut aussi déterminer à quelle classe de produits et de services le dépôt va s'appliquer. Il en existe 45 en France et, lors de la constitution du dossier, il faut en choisir une au minimum. Mais il est possible d'en cocher d'autres, avec des frais (40 euros par classe supplémentaire) assez minimes au regard de l'enjeu.

Quelle est la procédure à suivre pour déposer sa marque ?

Quelles sont les étapes du dépôt ?

Une fois les préparatifs achevés, la suite des opérations passe par la constitution d'un dossier, une opération qui s'effectue en ligne, sur le site de l'INPI, qui va se charger ensuite d’examiner la demande. Si cette dernière est justifiée et correctement préparée, et si aucun autre propriétaire ne soulève un droit antérieur pour faire opposition, alors l'Inpi va enregistrer la marque, au terme d'un délai de cinq mois, au moins. Un certificat vous sera alors remis. L'enregistrement restera valable pendant dix ans. Il faudra donc veiller à obtenir un renouvellement au terme de cette période (une opération qui peut se faire assez simplement).

Mais si certains points restent à vérifier, l'Inpi formulera des observations auxquelles il faudra répondre. Ces observations peuvent faire suite à des erreurs commises au moment de la constitution du dossier (mais mieux vaut être attentif pour les éviter : les modifications apportées au dossier sont facturées). 

Peut-on renoncer à une demande déjà déposée ?

Une fois une marque déposée et enregistrée, il est toujours possible d'y renoncer (notamment pour permettre à une autre personne de l'exploiter, sans pour autant la lui revendre). Une procédure en ligne existe à cet effet. Elle est différente du retrait qui, lui, s'effectue avant le dépôt.

Peut-on étendre la portée de la protection à d'autres pays ?

Moyennant un coût supplémentaire, il est possible d'étendre la protection à l'international. C'est une démarche qu'il faut mener auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, via l'INPI. Si elle ne concerne que les pays de l'Union européenne, alors il faut s'adresser soit à l'Office de l'UE compétent sur ces questions (mais qui est installé en Espagne), soit à l'Institut.

Comment se défendre en cas de contrefaçon ?

Il y a deux actions possibles, chacune correspondant à un cas de figure précis.

Faire opposition à une autre demande 

Si une tentative de dépôt est effectuée sur une marque dont vous estimez être le propriétaire, alors il est possible de faire opposition, à condition de réagir dans un délai de deux mois après la publication. La procédure a un coût (400 euros), mais si vous disposez d'une antériorité réelle, alors le nouvel enregistrement demandé sera purement et simplement rejeté. La réforme de 2020 rend le domaine d'application de l'opposition plus large. Ce qui impose d'ailleurs aux entreprises de prêter une attention particulière au problème aujourd'hui, et de passer en revue leur portefeuille de marques pour s'assurer qu'elles ne présentent aucune vulnérabilité.

Engager une action en contrefaçon

Si un concurrent se met à exploiter une marque dont vous êtes le propriétaire, vous êtes en mesure d'exiger réparation devant la juridiction compétente. Outre l'interdiction d'exploiter la marque qui lui sera signifiée, et la saisie d'éventuels biens contrefaits, le contrevenant s'expose à des dommages et intérêts. Il risque également des sanctions pénales.

Contact : inpi.fr

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